“撤三”申請案件中對注冊商標使用的合法、合規(guī)性審查
眾所周知，“商標的生命力在于使用，商標的知名度也在于使用”。倘若商標注冊后一直怠于使用，一方面沒有發(fā)揮注冊商標本應具有的功效，另一方面也會阻礙其他權(quán)利人使用近似商標，造成商標資源的浪費，阻礙市場的有序競爭。
《商標法》第四十九條規(guī)定，注冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標。商標局應當自收到申請之日起九個月內(nèi)做出決定。有特殊情況需要延長的，經(jīng)國務(wù)院工商行政管理部門批準，可以延長三個月。針對注冊商標提起連續(xù)三年不使用撤銷（下稱撤三申請）需要時間、精力、費用，目前發(fā)生的撤三申請主要基于以下情由：（1）阻礙在后商標申請，導致在后商標被商標局駁回；因此在后商標申請人以撤三申請作為救命稻草，以此來拯救在后申請商標。（2）商標競爭對手之間，以撤三申請作為競爭手段；擾亂對手的注冊商標保護體系，以便乘隙而入或發(fā)布不利消息。（3）因各種原因成為對手，例如被提起商標侵權(quán)、商標無效之訴的對手以撤三申請作為手段，發(fā)起反擊。目前第一種情由居多。在商標申請人進行商標申請過程中，時常因 “冬眠商標”的在先，被商標局援引作為引證商標來駁回在后商標。銀某集團向商標局提出“CINAVISION及圖”商標（下稱申請商標，見下圖）注冊申請，指定使用在第38類“電視播放；無線廣播；全球計算機網(wǎng)絡(luò)訪問時間出租；信息傳送”服務(wù)項目上。商標局駁回申請商標全部指定服務(wù)項目上的申請注冊，認為該商標與“CONVISION”商標（下稱為引證商標，見下圖）構(gòu)成近似。銀某集團不服商標局的駁回理由，向商標評審委員會提起駁回復審申請，除針對兩商標的近似性進行反駁以外，同時還對引證商標提出連續(xù)三年不使用的撤銷申請。最終，由于在“撤銷連續(xù)三年不使用商標”程序中，引證商標的權(quán)利人沒有向商標局提供任何使用證據(jù)，故商標局依法將引證商標予以撤銷，在本案的審理中，商標評審委員會認為，“商標局駁回決定所援引的引證商標已因連續(xù)三年停止使用經(jīng)商標局審查予以撤銷，其已不能成為申請商標在復審服務(wù)上獲得初步審定的在先權(quán)利障礙”，故通過駁回復審和撤銷申請的“雙管齊下”，銀某集團爭取到申請商標初步審定公告。隨著商標侵權(quán)訴訟的增多，出于對抗性、降低風險的考慮，出于第三種情由提出撤三申請也在逐年上升。2014年4月28日，上海高通正式向上海市高級人民法院提起訴訟，請求法院判令被告美國卡爾康立即停止侵犯其第662482號、第776695號、第4305049號、第4305050號注冊商標專用權(quán)的全部行為，上海高通要求三名被告連帶賠償其損失人民幣1億元。2010年，美國卡爾康曾就上海高通的四個商標分別向商標局提出撤三申請。其中，關(guān)于第776695號商標、第4305049號商標，商標局經(jīng)審理決定予以撤銷，上海高通不服提出撤三復審，商標評審委員會作出決定，訴爭商標予以撤銷。另外兩個第662482號商標、第4305050號商標，商標局決定維持訴爭商標有效。美國卡爾康不服，提出撤銷復審申請。商標評審委員會裁定對第662482號商標予以撤銷，對第4305050號商標在計算機軟件設(shè)計等服務(wù)上予以維持，在包裝設(shè)計、室內(nèi)裝潢設(shè)計兩項服務(wù)上予以撤銷。在實踐中，撤三申請中注冊商標使用行為的構(gòu)成要件，被總結(jié)為“必須是對注冊商標的有效、規(guī)范使用”以及“必須是公開、真實、合法的商業(yè)使用”等。根據(jù)《商標法》第四十八條規(guī)定，“本法所稱商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為?！?/span>由此看來，所謂“商標使用”的形式是指在正常的生產(chǎn)、銷售、宣傳等活動的行為，其具體表現(xiàn)形式包括但不限于如下形式：（1）采取直接貼附、刻印、烙印或者編織等方式將商標附著在商品、商品包裝、容器、標簽等上，或者使用在商品附加標牌、產(chǎn)品說明書、介紹手冊、價目表等上；（2）商標使用在與商品銷售有聯(lián)系的交易文書上，包括使用在商品銷售合同、發(fā)票、票據(jù)、收據(jù)、商品進出口檢驗檢疫證明、報關(guān)單上；（3）商標使用在廣播、電視等媒體上，或者在公開發(fā)行的出版物中發(fā)布，以及以廣告牌、郵寄廣告或者其他廣告方式為商標或者使用商標的商品進行的廣告宣傳；（4）商標在展覽會、博覽會上使用，包括在展覽會、博覽會上提供的使用該商標的印刷品以及其他資料；商標使用在服務(wù)上的具體表現(xiàn)形式：（1）商標直接使用于服務(wù)場所，包括帶有商標的服務(wù)介紹手冊、服務(wù)場所招牌、店堂裝飾、工作人員服飾、招貼、菜單、價目表、獎券、辦公文具、信箋以及其他與指定服務(wù)相關(guān)的用品等；（2）商標使用于和服務(wù)有聯(lián)系的文件資料上，包括服務(wù)購買合同、發(fā)票、收款憑證、提供服務(wù)協(xié)議、維修維護證明等；（3）商標使用體現(xiàn)在國家機關(guān)、檢測機構(gòu)或者行業(yè)組織出具的法律文書、證明文書上；（4）商標使用在廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中。——如何判斷商標使用證據(jù)合法、合規(guī)？
倘若商標所有人提交了《商標法》第四十八條規(guī)定“商標使用證據(jù)”，商標主管機關(guān)將從證據(jù)合法、合規(guī)性方面進行審查，主要涉及以下五個方面：所提供的使用證據(jù)中，應當能顯示或證明是由被申請撤銷商標的注冊人使用，或者經(jīng)商標所有人依法許可授權(quán)的被許可人使用。非商標權(quán)利人或授權(quán)主體的使用，不能作為有效使用證據(jù)；例如侵權(quán)假冒證據(jù)不能作為撤三程序的有效使用證據(jù)。在連續(xù)三年不使用商標的程序中，時間核心為“連續(xù)三年”，故在商標局寄發(fā)的“提供注冊商標使用證據(jù)通知”中，會明確規(guī)定一個具體的時間范圍，通常是在撤三申請之日起前三年的時間段，譬如撤三申請之日為2015年1月8日，那么規(guī)定的時間段應當是2012年1月8日至 2015年1月7日。原則上必須是前三年的有效使用證據(jù)，如果僅僅只有三年以后的的使用證據(jù)，并且數(shù)量不多，通常不會被商標主管機關(guān)認可。（3）使用證據(jù)所涉及的商品或服務(wù)項目：一個注冊商標的基本事項包括了注冊商標式樣以及核定的商品或服務(wù)。使用注冊商標，必須按照注冊證書核定核定的商品或服務(wù)項目進行使用。商標主管機關(guān)認為商標所有人應當在核定使用的商品上使用注冊商標。商標所有人在核定使用的商品上使用注冊商標的，在與該商品相類似的商品上的注冊可予以維持。商標所有人在核定使用商品 之外的類似商品上使用其注冊商標，不能視為對其注冊商標的使用。一個注冊商標的基本事項包括了注冊商標式樣以及核定的商品或服務(wù)。使用注冊商標，必須按照注冊證書核定商標式樣進行使用，即使用證據(jù)上需顯示出核定商標 式樣。如果實際使用的商標與核定注冊樣式不一致，可否維持？《最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第二十條：實際使用的商標與核準使用的商標雖有細微差別，但未改變其顯著特征的，可以視為注冊商標的使用。《商標法》具有很強的地域性，且連續(xù)三年不使用商標的程序也是針對經(jīng)我國商標主管機關(guān)核準注冊的商標，對于該注冊商標的使用地點應當是在中國大陸境內(nèi)。需要注意的是，港澳臺地區(qū)與中國大陸屬不同法域，僅有港澳臺的商標使用證據(jù)，通常不會被商標主管機關(guān)認可。代理人在撤三案件中如何協(xié)助當事人進行應對？結(jié)合行政、司法機關(guān)對證據(jù)審查原則，代理人需要針對要被撤銷的商標使用證據(jù)進行固定，具體可從以下幾個方面入手：（1）以證據(jù)完整性為核心，進行科學的證據(jù)分類商標主管機關(guān)在對商標使用證據(jù)有效性的審查時，看重的是其是否屬于“真實性”使用。而在實踐中，許多企業(yè)主體在經(jīng)營交易過程中，僅有雙方簽訂 的合同作為資料保存，少數(shù)企業(yè)會有自制的收貨單、 送貨單等材料，但卻往往缺少了一樣極為核心的證據(jù)，即“發(fā)票”。在審查實踐中，商標主管機關(guān)會經(jīng)常認為“申請人所提交的合同在沒有相關(guān)發(fā)票證據(jù)的相關(guān)佐證下無法證明是真實商業(yè)使用行為”。顯然，由于 “發(fā)票”的印制、開具等均是經(jīng)國家稅務(wù)機關(guān)管理和監(jiān)督的，所以在一般的商業(yè)交易中，必然會有發(fā)票的產(chǎn)生。此外，由于在交易中，買賣雙方可以對合同進行“倒簽”行為，也正是該原因，若僅單獨提供“合同”，缺少“發(fā)票”，主管機關(guān)則難以判斷該“合同”是否得到如實的履行。因此市場主體無論是在日常的經(jīng)營活動中還是進行證據(jù)收集和整理時，務(wù)必要保證證據(jù)的完整性，即形成一個完整的證據(jù)鏈，如“生產(chǎn)合同+發(fā)票”“銷售合同+收據(jù)+快遞單號”“展覽合同+展覽會主辦圖片”等各種形式。（2）以時間性為根本，注重對不同類型證據(jù)的積累由于在審查實踐中，除了要審查使用證據(jù)是否 “真實”以外，還會對其“時間性”進行核查。而對于不同類型的證據(jù)，其保存、收集以及積累的方式也有所不同，譬如，對展覽會、廣交會等活動的宣傳使用，除了上述的合同、發(fā)票以外，在進行現(xiàn)場拍照、錄像過程中，應當注重將自己的商標與相關(guān)的“橫幅”“背景面板”拍攝同一畫面中，因為一般展覽會的主辦時間均會在“橫幅”“背景面板”上予以標記。在對戶外廣告、店鋪以及實物照片進行拍攝取證時，除了傳統(tǒng)的公證方式以外，還可以在拍攝前將時間要素予以鎖定，如利用第三方機構(gòu)進行認 證；對實物照片時，還可將產(chǎn)品的生產(chǎn)日期進行特意的拍攝等。由于商標的基本作用是區(qū)別商品或服務(wù)來源，必然要處于市場中才能發(fā)揮該作用，故其使用證據(jù)不能僅有內(nèi)部流通使用；在著名的“輝瑞‘偉哥’立體商標糾紛案”中，對商標使用是否必須具有標示來源功能，最高人民法院作出了具有標志性意義的判決。該判決認定由于被告的藥片包裝于不透明的材料內(nèi)，其顏色及形狀并不能起到標識來源和生產(chǎn)者的作用，不能被認定為商標意義上的使用。即能夠表現(xiàn)商標所有人的真實使用意圖，而不是僅僅為了規(guī)避法律，而進行的“虛假”使用，譬如僅為小規(guī)模零星使用。從比較法的視角看，使用意圖要件一直是判斷商標使用的核心。美國法院對商標連續(xù)不使用撤銷制度的法律適用總是以“繼續(xù)使用的意圖”要件為核心，即必須在通常的貿(mào)易活動中進行真實善意的使用，而不僅僅是為了保留商標權(quán)而進行“象征性使用”。原則上使用注冊商標的經(jīng)營行為必須是合法行為。商標權(quán)利人違反商標法之外的法律、行政法規(guī)或條例等使用注冊商標，能否構(gòu)成商標法意義上的使用，目前對之沒有形成統(tǒng)一認識。但2011年12月17日，在“卡斯特公司案”中最高人民法院作出最終裁定，認為“三年不使用撤銷”制度的立法目的在于激活商標資源，清理閑置商標，撤銷只是手段，而不是目的。只要在商業(yè)活動中公開、真實地使用了注冊商標，且注冊商標的使用行為本身沒有違反《商標法》的規(guī)定，那么就不應被撤銷。商標使用合法與否的評判規(guī)范僅限于商標法律的規(guī)定，使用商標的經(jīng)營活動是否違反其他方面的法律規(guī)定，并非2001年《商標法》第44條第4項所要規(guī)范和調(diào)整的事項。2005年06月，某精機廠向商標局提出某圖形商標注冊申請，并于2008年3月28日獲得核準注冊，核定使用在第6類“金屬管道彎頭；金屬管道接頭；金屬閥門(非機器零件)；金屬管道配件；金屬排水阱(閥)；金屬水管閥；金屬水管；金屬套筒(金屬制品)；金屬引水管道；金屬水渠管”商品之上。2014年8月21日，某公司向商標局申請撤銷某圖形商標在第6類全部核定使用商品上的注冊。商標局向某精機廠寄發(fā)“關(guān)于提供注冊商標使用證據(jù)的通知”，要求其在2個月內(nèi)向商標局提交被申請商標在2011年8月21日至2014年8月20日期間在核定使用商品上的使用證據(jù)材料。某精機廠在代理人指引下，從商品的本身的特點、生產(chǎn)銷售的形式以及和商標本身的特殊性等方面進行考慮，有針對性地進行證據(jù)收集、整理以及說明，最終，商標局決定維持被申請商標在其核定使用的全部商品上的注冊。總而言之，為了促使注冊商標的有效利用，減少商標對標識資源的不當占有，《商標法》通過設(shè)立“連續(xù)三年不使用注冊商標撤銷制度”，將對商標使用的“監(jiān)督權(quán)”賦予給相關(guān)公眾，從而完善市場經(jīng)濟競爭機制，提高有限資源的使用效率。注冊商標所有人需要在注冊商標使用的過程中，規(guī)范、合法使用注冊商標并做好相應證據(jù)的收集、保存，以便從容應對行政、司法審查。 《世界商標評論》WTR1000上榜律師，“商標領(lǐng)軍人物”。黎律師在知識產(chǎn)權(quán)法律服務(wù)行業(yè)從業(yè)18年，從業(yè)以來代理數(shù)百宗商標行政確權(quán)和商標侵權(quán)、不正當競爭案件，積累了非常豐富的知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)經(jīng)驗，能夠為企業(yè)提供知識產(chǎn)權(quán)訴訟和知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略服務(wù)等高水平、多層次法律服務(wù)。為美的、oppo、萬和、華多、穗寶床墊、斧標驅(qū)風油、yonex羽毛球等企業(yè)就知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)提供法律服務(wù)，包括知識產(chǎn)權(quán)布局、處理侵權(quán)訴訟、解決商標權(quán)屬糾紛、應對不正當競爭。
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