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請注意!超14000件商標(biāo)申請被下發(fā)陳述理由令,你需要了解......
2021-06-30
The Authors :
作 者:鄭 露 華進(jìn)律師事務(wù)所
吳昊昊 華進(jìn)商標(biāo)事業(yè)部
>>> 引 言
2019年,USPTO共下發(fā)34條陳述理由令,對象全部為涉嫌“遞交虛假材料、涉嫌欺騙官方”的中國申請人或代理機(jī)構(gòu)。
2020年,這一數(shù)字達(dá)到了驚人的533條,占全年總量的99% [2]。
美國是目前少數(shù)采用使用在先商標(biāo)保護(hù)原則的國家之一,高度重視商標(biāo)的實際使用,對于商標(biāo)使用的要求貫穿商標(biāo)權(quán)利生命周期的始終。USPTO對于商標(biāo)注冊申請尤其是使用證據(jù)的審查也漸趨嚴(yán)格。
實踐中,因中國商標(biāo)存量巨大,成功注冊一個商標(biāo)變得越來越困難。為加快美國商標(biāo)獲權(quán)速度,中國申請人通常選擇中國以外的國家/地區(qū)作為(44e)基礎(chǔ)進(jìn)行轉(zhuǎn)換,若在中國以外的國家/地區(qū)沒有經(jīng)營場所,則會鋌而走險出具虛假的他國商業(yè)聲明。此類虛假的商業(yè)聲明公示于官方數(shù)據(jù)庫,會給商標(biāo)權(quán)利的穩(wěn)定性埋下隱患。
相較提供虛假使用聲明,提供虛假商業(yè)聲明的情況較為少見。大部分情況下,轉(zhuǎn)換他國注冊基礎(chǔ)是為規(guī)避提供使用證據(jù)不能的替代方案,在轉(zhuǎn)換本國(在此可狹義理解為中國)注冊也困難的情況下,中國申請人就會想到通過提供虛假商業(yè)聲明,連同真實的他國注冊證,利用這種“半真半假”的方式,來獲得美國商標(biāo)證書。若官方抽查或他人舉報發(fā)現(xiàn)商業(yè)聲明為假,商標(biāo)注冊將被依法撤銷。
美國沒有類似國內(nèi)的商品/服務(wù)群組劃分,雖采用尼斯國際分類,但USPTO認(rèn)為尼斯國際分類的商品/服務(wù)描述僅能達(dá)到分類的作用,無法定義具體的性質(zhì)、功能、銷售渠道、消費群體等方面特點,因此往往要求申請人對描述較為寬泛的商品/服務(wù)項目進(jìn)行細(xì)化,實際審查也會結(jié)合商品/服務(wù)的所述方面而進(jìn)行。故美國申請指定商品/服務(wù)需根據(jù)實際使用需求進(jìn)行挑選。
(注:美國商標(biāo)至今仍保留本國分類,但僅有協(xié)助審查的功能,在此不贅述)
中國采用申請在先原則,對于商標(biāo)申請的審查不考慮使用情況,只會審查商標(biāo)是否近似,商品/服務(wù)是否類似,不考慮使用場景。因而在實務(wù)中,國內(nèi)商標(biāo)申請往往會采取“主動+防御”相結(jié)合的布局策略、盡可能多地指定商品/服務(wù)項目,以期覆蓋更多類別、更多群組。不少申請人受國內(nèi)商標(biāo)申請習(xí)慣影響,在美國也申請遠(yuǎn)超出實際使用需求的商品/服務(wù)項目,導(dǎo)致后續(xù)大量商品/服務(wù)難以提交使用證據(jù)、面臨商標(biāo)撤銷風(fēng)險。
同理,諸如國內(nèi)45個類別及群組全面覆蓋、三年滾動注冊、商標(biāo)大量囤積等操作,若復(fù)制此種操作到美國,則沒有意義,因為美國商標(biāo)基于使用獲得權(quán)利,在申請時無法提供使用證據(jù),則難以獲權(quán);在注冊后未在全部指定商品/服務(wù)上使用商標(biāo),即使注冊未滿3年,他人也可針對未投入使用的商品/服務(wù)提起撤銷。此外,即使基于他國注冊獲權(quán),若在注冊后5~6年期間無法提供使用證據(jù),商標(biāo)注冊也將失效。
根據(jù)亞馬遜品牌備案政策,跨境電商商家需持有美國商標(biāo)主簿申請或注冊,方可在亞馬遜美國站備案品牌。部分商家為盡快在亞馬遜上銷售商品,也會考慮直接購買第三方已注冊的美國商標(biāo)。
那么要如何評估商標(biāo)的穩(wěn)定性和有效性呢?
在這種情況下,應(yīng)委托正規(guī)商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對意向購買的商標(biāo)進(jìn)行全面“體檢”或盡職調(diào)查,從以下方面對商標(biāo)的相關(guān)信息進(jìn)行充分核實:
1. 商標(biāo)的樣式是否與意圖使用的樣式一致?
如否,則需在購買完成后,按自行選定的樣式重新申請注冊;
2. 商標(biāo)指定注冊的具體類別和商品/服務(wù)是否完全符合需求?
如否,則需在購買完成后,按意圖經(jīng)營的類別和商品/服務(wù)重新申請注冊;
3. 注冊商標(biāo)的申請基礎(chǔ),是否利用虛假的申請基礎(chǔ)獲得注冊?
例:提供的使用證據(jù)是否為偽造的圖片?是否基于虛假他國商業(yè)聲明注冊?如是,則建議另行選擇;
4. 商標(biāo)是否已在美國投入商業(yè)使用?聲明的首次使用時間是否真實?
如否,則需另行選擇。
意向購買方針對上述信息進(jìn)行一一排查后,方可放心購買受讓。同時,正規(guī)代理機(jī)構(gòu)也可提供商標(biāo)估價、購買談判服務(wù),以保障商家在購買前信息核實、購買中估價談判、購買后穩(wěn)妥受讓等全過程不會出現(xiàn)法律和商業(yè)風(fēng)險。
華進(jìn)商標(biāo)事業(yè)部吳曉佳、劉琴、王田對本文亦有貢獻(xiàn)。
[1] USPTO, “ORDERTO SHOW CAUSE In re Yusha Zhang and Shenzhen Huanyee Intellectual Property Co.,Ltd.”, June 8, 2021,
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/TM-Show-Cause-order-In-re-Yusha-Zhang.pdf.
[2] USPTO, “Ordersissued by the Commissioner for Trademarks,” 2021,
https://www.uspto.gov/trademarks/trademark-updates-and-announcements/orders-issued-commissioner-trademarks.
[3] USPTO, “Trademarksand Patents in China: The Impact of Non-Market Factors on Filing Trends and IPSystems,” January 13, 2021,
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO-TrademarkPatentsInChina.pdf.
《世界商標(biāo)評論》WTR1000上榜律師,國際商標(biāo)協(xié)會法律法規(guī)專業(yè)委員會委員,歐洲商標(biāo)權(quán)利人協(xié)會專家委員,美國知識產(chǎn)權(quán)法律協(xié)會委員,中華商標(biāo)協(xié)會國際交流發(fā)展委員會副主任。專注于知識產(chǎn)權(quán)全鏈條獲權(quán)、確權(quán)、用權(quán)、維權(quán)法律業(yè)務(wù),代理過大量商標(biāo)爭議案件及訴訟案件,常年服務(wù)于國內(nèi)外知名企業(yè)如華為、碧桂園、韓國現(xiàn)代集團(tuán)、英國戴森、美國Coach等。多次榮獲廣東省律師協(xié)會、廣州市律師協(xié)會“典型案例獎”、“業(yè)務(wù)成果獎”、“專業(yè)委優(yōu)秀委員”等榮譽稱號。
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