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代理機構冒用律師名義！美國商標申請亂象的背后是......
吳昊昊 華進商標版權事業(yè)群 吳曉佳 華進律師事務所
2023-03-09 19:13
事件背景
從2019年至今，美國專利商標局（USPTO）對中國商標申請人/中國商標代理機構的違規(guī)商標申請行為不斷下發(fā)陳述理由令（Show Cause Order）和制裁令（Sanction）。
近期，USPTO發(fā)現(xiàn)中國深圳某商標代理機構存在涉嫌冒用已故美國律師名義、捏造美國律師名義、提供虛假簽字代理數(shù)千件美國商標等違規(guī)行為，于2022年8月25日下發(fā)陳述理由令。
圖片來源：USPTO
此事一出，再次刷新違規(guī)商標申請亂象的下限。之前是遞交造假文件，現(xiàn)在是冒用律師名義，以后是否會有更夸張的違規(guī)操作？
>>> 事件影響
影響一：USPTO或將投以更高審查注意力
2019年至今，USPTO共下發(fā)609項陳述理由令，其中596項對象為中國申請人/中國代理機構（以下簡稱為“中國主體”）；而2019年至今下發(fā)的39項制裁令中，有36項對象為中國主體。
2019年，中國主體在美國遞交的商標申請量達76566件，較2018年的58066件增加18500件，增幅高達31.9%。據(jù)粗略統(tǒng)計，同年，USPTO對中國主體下發(fā)66項陳述理由令，至2020年陡增至528項[1]。2021年1月，USPTO發(fā)布的研究報告《中國商標和專利：非市場因素對申請趨勢和知識產(chǎn)權制度的影響》指出，來自中國的商標申請驟增主要受商標注冊補貼、惡意搶注、防御性申請等因素催化，對其商標審查和制度造成了一定的影響。
近4年來，在USPTO下發(fā)的陳述理由令或制裁令中，98%的對象為中國主體。其中，企業(yè)（包括申請人及代理機構）290家（62%），自然人（包括申請人及代理律師）176人（38%）。
在所涉國內企業(yè)的地域分布上，也存在以跨境貿易見長的沿海城市為主要構成的特點，尤其是深圳（33%）和廈門（16%），幾乎“占據(jù)半壁江山”。
綜上，若違規(guī)美國商標申請/代理亂象再不得到有效遏制，我們可以合理推測：USPTO很可能會對來源于中國的商標申請?zhí)岣邔彶樽⒁饬?，屆時國內企業(yè)進軍美國市場時，商標注冊難度或將升級。
影響二：被波及的商標難以挽回
USPTO下發(fā)的陳述理由令中，主要針對中國主體遞交的商標審查材料存在的材料造假、簽字造假、代理律師無執(zhí)業(yè)資格等問題，要求當事人給出合理的理由，否則將受制裁。因部分當事人無法做出合理解釋，導致USPTO在2022年集中下發(fā)34項制裁令。根據(jù)以上數(shù)據(jù)，可見仍有大量制裁令正在到來的路上。
其中，僅在2022年8月16日，USPTO就對26個中國主體下發(fā)制裁令。
參考2021年另一大案的處理結果，即使當事代理機構向USPTO給出了“不熟悉《美國專利商標局規(guī)則》的要求、缺乏聽證救濟程序、不能將制裁權力下放”等解釋和抗辯理由，USPTO仍然下發(fā)制裁令：所有涉及該代理機構提交或通過其注冊/控制的uspto.gov賬戶提交的商標申請程序均被責令終止。該機構代理的商標申請及注冊因材料信息造假，不能作為商標注冊的基礎，且無法彌補，已注冊的商標實際上無商標權。
因此，我們可合理預見：若美國商標申請過程中出現(xiàn)明顯的違規(guī)操作，并引起USPTO的注意，則難以挽回局面。
>>> 跨境電商美國商標申請熱潮：存在的問題及規(guī)范化前景
中國主體在美國的商標申請量年年攀高，與我國跨境電商的蓬勃發(fā)展高度關聯(lián)。據(jù)我國海關總署發(fā)布的《2021年跨境電商進出口情況》，2021年我國跨境電商進出口規(guī)模約19237億元，比2020年（下同）增長18.6%，占進出口總額的4.9%?？缇畴娚谈偁帢I(yè)態(tài)繼續(xù)呈現(xiàn)頭部效應，電商平臺主要集中在珠三角、長三角及京津地區(qū)。出口貨物主要來自廣東、浙江、福建及江蘇，合計占比近8成[2]。
在美開展業(yè)務的跨境電商的主流平臺是亞馬遜。亞馬遜不斷推進品牌化建設，其要求入駐平臺美國站的賣家申請注冊美國商標并在亞馬遜平臺進行品牌備案，才能享有平臺提供的品牌打造、品牌分析以及品牌保護的服務。這在我國急切尋求出海的跨境電商企業(yè)當中掀起了美國商標注冊申請的熱潮。
然而，此前由于亞馬遜要求有意進行品牌備案的商家必須提供已注冊的美國商標（即R標），這便導致部分跨境電商企業(yè)和不法的商標代理機構鋌而走險，采用欺詐等手段以期盡快獲得商標注冊，致使簽字造假、律師信息造假、文件造假等情況層出不窮，這也是美國專利商標局（USPTO）近年頻繁對中國主體下發(fā)制裁令的一個重要原因。
問題一：亞馬遜的備案政策變化對跨境電商申請商標的影響
去年，亞馬遜對其品牌備案制度進行了調整，開放了在獲得商標受理通知書后，以申請中的商標（以下簡稱為“TM標”）進行品牌備案的申請，即企業(yè)可以使用TM標進行亞馬遜品牌備案。與此同時，亞馬遜還為使用其創(chuàng)建的IP Accelerator計劃[3]的商家提供了更多的福利——該計劃幫助商家與正規(guī)代理機構接洽進行商標注冊申請，通過該計劃進行商標申請的商家可以自動進行亞馬遜品牌備案。
如果后續(xù)商標注冊成功，TM標品牌備案可轉化為R標品牌備案。對于商標最終未能成功獲得注冊的情況，雖然亞馬遜官方暫未對自行進行商標注冊申請，進而品牌備案的這部分商家的后續(xù)安排進行說明，但根據(jù)其官網(wǎng)上IP Accelerator的常見問題解答顯示：“亞馬遜會定期監(jiān)控通過 IPAccelerator 提交的商標申請的狀態(tài)。如果申請被拒絕，商家將無法再繼續(xù)使用該商標申請的品牌保護功能?！?/u>[4]
無商標注冊申請、有TM標和R標可享受的服務詳情和對比見下表：[5]
亞馬遜備案政策的變化，對我國跨境電商企業(yè)來說是一大利好。相較于R標，TM標品牌備案雖缺少了部分品牌保護權益（如透明計劃和Project Zero），但該方式使得這些企業(yè)可以成功突破原來商標必須為已注冊狀態(tài)才可以享受亞馬遜品牌推廣等服務的障礙。盡管，這么做在品牌權益的保護上不能獲得完整的保障，但對于以出口商品、銷售獲利為主要目的的跨境電商企業(yè)而言，已經(jīng)可以在很大程度上滿足其需求。
因此，相較之前只求效率乃至鋌而走險的情況，在備案政策變化之后，企業(yè)更有可能通過更加正規(guī)的渠道和合規(guī)的方式，尋求美國商標注冊申請。
問題二：亞馬遜計劃出臺防范及改善措施
根據(jù)亞馬遜于2022年6月發(fā)布的《品牌保護報告》[6]可知，針對美國范圍內的知識產(chǎn)權問題，亞馬遜正積極加強與USPTO的聯(lián)系與合作，構建雙贏的溝通渠道。
亞馬遜通過直接從USPTO獲取商標注冊申請等信息，防止欺騙性的商標申請和注冊信息被用在其品牌備案中。相應地，USPTO也能從與亞馬遜的合作中獲取相關信息，以協(xié)助其對商標注冊申請過程中存在的欺詐等行為進行調查。
>>> 亂象原因分析
與中國不同，美國商標采用使用在先原則，這使得其商標制度設計與法律實務都將商標使用放在極為重要的位置。并且，美國商標在申請至注冊階段都需要保證申請人遞交的材料/代理機構遞交的文件及代理行為都真實、符合規(guī)定，如遞交的信息/材料不詳、不實則最終將導致商標無法通過審查，或在注冊后留下讓第三方發(fā)起挑戰(zhàn)的漏洞。
縱觀中國申請人在美國申請商標時存在的問題，大致可以分為三類：
也由于美國商標法規(guī)制度較我國商標法規(guī)制度更加復雜，我國的申請人在未充分了解的情況下，往往以國內商標注冊申請的習慣對待美國商標注冊申請，在主觀行為和辨識代理機構資質方面未給予足夠的重視，導致權利損失。
>>> 對策建議
申請人應正視遵守法規(guī)的重要性，了解美國商標注冊申請制度，委托正規(guī)的商標代理機構和有資質的美國律師辦理美國商標事務，不要盲目追求低價，也不可盲目追求快速獲取商標權。
申請人若有計劃在美國進行商標申請，以及商標效力的持續(xù)維系，需主要關注如下方面：
1. 選擇正規(guī)代理
申請人應盡一定程度的審慎注意義務，了解更多美國商標申請相關信息及要求、清醒識別非正規(guī)代理，對于市面上所聲稱的低價代理等保持高度警惕，防止陷入前述代理機構所代理的申請人類似的境地。
就前文所述美國商標律師執(zhí)業(yè)資格問題，申請人可通過如下美國官網(wǎng)，核查美國律師執(zhí)業(yè)資格與被下發(fā)陳述理由令或制裁令等情況，挑選正規(guī)代理、抵御風險：
https://www.uspto.gov/trademarks/basics/why-hire-private-trademark-attorney#Find%20attorney
https://www.uspto.gov/trademarks/trademark-updates-and-announcements/orders-issued-commissioner-trademarks
2. 重視使用
申請人在前期商標布局、注冊申請、后續(xù)維護、侵權維權等各個環(huán)節(jié)均需重視商標使用，注意持續(xù)留存商標使用證據(jù)，防止商標被官方從注冊名單中剔除。
3. 按需注冊
基于實際使用需求選定商品/服務項目，防止類似國內防御性指定商品/服務項目，導致后續(xù)難以提交使用證據(jù)，進而證據(jù)造假、陷入惡性循環(huán)。
鑒于近年美國官方對于商標審查愈發(fā)嚴格，作為代理機構，建議重點關注如下事項、嚴密防范風險隱患：
1. 嚴格遵守誠信原則
代理機構在自身嚴格遵守誠信原則的基礎上，也應引導申請人重視該原則、避免虛假陳述等招致相應法律風險。
2. 信息審核、風險提示
對申請人提供的各項信息、使用證據(jù)等進行嚴格審核、確認，使得各項申請信息符合官方要求。
如申請人擬指定商品/服務項目過多，需及時提示風險，告知后續(xù)使用證據(jù)提交義務及相關注意事項，建議申請人結合實際商業(yè)需求選取商品/服務項目；注冊后提交第5-6年、第9-10年等商標效力維護性使用聲明時，若實際使用證據(jù)范圍有限、證據(jù)存在瑕疵等，建議申請人主動刪除難以提供真實使用證據(jù)的項目，防止虛假陳述導致的商標可能被撤銷的后果。
3. 規(guī)范文件簽署程序
代理機構應規(guī)范文件簽署程序，對于必須申請人簽字的文件，須嚴格按照官方要求轉達申請人安排簽字，切勿因期限緊急而發(fā)生代簽等不規(guī)范的操作。
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